Con il D. L. n. 15 del 20.02.2019 in attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436 è entrata in vigore la modifica alla normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali sia procedurali.
In sintesi le principali novità:
ABOLIZIONE DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
E’ resa possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (es. marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.
ESTENSIONE DEL DIVIETO DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMA DEL PRODOTTO
L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da caratteristiche derivanti dalla natura o dalle tecniche relative all’ottenimento del prodotto stesso.
COSTITUISCE MOTIVO DI IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IL CONFLITTO CON:
1. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per:
a) prodotti agroalimentari,
b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose;
2. menzioni tradizionali per i vini (MTV),
3. specialità tradizionali garantite (STG),
4. denominazioni di varietà vegetale precedentemente registrata.
Presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali www.politicheagricole.it/ gli elenchi esaustivi.
Il Decreto prevede inoltre l’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio tra cui il marchio anteriore gode di rinomanza ed è notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi).
Inoltre nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare l’onere della prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo.
Nell’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.
E’ prevista anche la possibilità di applicare, a certe condizioni, la procedura di sequestro alla frontiera di merci contraffatte, anche in caso di mero transito in Italia.
MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI MARCHI COLLETTIVI E INTRODUZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE
I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali;
I marchi di certificazione vengono identificati come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.» (Articolo 83, paragrafo 1, RMUE).
Il titolare di un marchio di certificazione può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks)
In attesa dell’emanazione del Decreto di Attuazione, è stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 il testo del D.L. 34/2019 che è entrato in vigore il 1° maggio.
Fra gli altri provvedimenti, di particolare interesse sono rispettivamente l’art. 31 sulla tutela dei Marchi storici italiani e l’art. 32 dove si tratta il contrasto all'Italian sounding, fenomeno dilagante specie nel comparto agroalimentare. Vengono infatti rafforzate le norme di tutela contro la falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.
La notorietà e lo sfruttamento del così detto “Made in Italy” fanno sì che aziende spesso di dubbia provenienza trovino terreno fertile all’incremento del proprio business e al rafforzamento della propria immagine: è proprio il contrasto a chi si propone senza qualifica o titolo alcuno di sfruttare la buonafede del consumatore evocando la presunta origine italiana dei prodotti apponendo senza titolo la dicitura “made in Italy” che è obiettivo della norma.
Il testo della norma del D.L. 34/2019 è visibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario
