Marchi

 - ARKONSULT

A®KONSULT cura il deposito di marchi in Italia e le procedure internazionali relative al marchio europeo e al marchio internazionale.
Per la prosecuzione di domande al di fuori della UE e dei paesi aderenti al sistema internazionale A®KONSULT si avvale della collaborazione pluriennale con una fitta rete di corrispondenti mandatari esteri locali la cui serietà ed esperienza sono indispensabili per il trattamento delle pratiche in loco.

La scelta dei prodotti e servizi di interesse e le verifiche di disponibilità preventive al deposito di un nuovo marchio vengono seguite con particolare attenzione. Con altrettanto scrupolo viene esercitata attività di sorveglianza dei marchi nelle aree geografiche e per le classi merceologiche di interesse. 

A®KONSULT opera direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le pratiche di deposito di marchi nazionali, presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi europei nonché presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi internazionali secondo l’Accordo e/o il Protocollo di Madrid.
 


In sintesi di seguito i servizi offerti in materia di marchi:


Preparazione, deposito e prosecuzione di marchi nazionali, europei ed internazionali secondo l’Accordo ed il Protocollo di Madrid


Deposito e prosecuzione tramite mandatari locali di marchi esteri (Canada, Brasile, Argentina, Paesi Arabi ecc.)

Ricerche

Sorveglianze anti-contraffazione

Consulenza tecnico-legale

Contrattualistica

Perizie e Valutazioni economiche

Qualcosa di più di un semplice nome!

Qualcosa di più di un semplice nome! - ARKONSULT

Marchio registrato è sinonimo di autorevolezza: gli investimenti che le aziende fanno sulla propria reputazione attraverso la tutela e promozione del proprio marchio hanno come obbiettivo quello di favorire la scelta del Cliente, rassicurato dalla costanza di qualità garantita dall'azienda attraverso il proprio marchio. 

Il marchio è il punto focale della fidelizzazione del consumatore, perché garantisce la riconoscibilità del prodotto/servizio e dell’impresa dalla quale esso proviene. Se ben concepito, valorizzato e gestito, può diventare la chiave del successo dell’impresa, arrivando a rappresentarne un bene sostanziale e, nei casi di maggior successo, fattore preponderante del suo valore globale. 

A®KONSULT con i propri Consulenti in Proprietà Industriale affianca l’impresa nella scelta, tutela e valorizzazione dei diversi marchi aziendali, fornendo supporto nella comprensione delle logiche competitive del mercato in cui essa opera. 

I nostri servizi vanno dalla registrazione del marchio alla sua tutela e difesa nei mercati mondiali in tutte le sue declinazioni ed usi, ivi compresi internet, siti di e-commerce e social network.

Possono formare oggetto di registrazione come marchio di impresa  tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi dell’impresa da quelli altrui. 

IL CASO SUPERMAC/MCDONALD’S – MARCHIO “BIG MAC” E PROVE D’USO

IL CASO SUPERMAC/MCDONALD’S – MARCHIO “BIG MAC” E PROVE D’USO - ARKONSULT

E’ quanto meno eclatante la decisione assunta dall’Ufficio della UE per la Proprietà Intellettuale che si è espresso a favore di un piccolo imprenditore irlandese oppostosi al colosso del fast food mondiale McDonald’s.

La battaglia di Supermac (dal nome del suo fondatore Pat “Supermac” McDonagh) inizia in quanto McDonald's impediva di fatto la sua espansione nell'UE bloccando le sue domande di marchio in base al rischio di confusione tra gli altri con il marchio "Big Mac".

Supermac ha quindi presenato un’istanza di nullità del marchio "Big Mac" di Mc Donald’s per motivi di mancato uso effettivo.

La sorprendente decisione dell'EUIPO ha dato ragione all’istanza di Supemac annullando il marchio "Big Mac" (MUE No. 000062638) per carenza di prove d’uso.

Appare difficile giustificare tale decisione, tenuto conto che il panino denominato “Big Mac” è in vendita nei fast-food di McDonald's di mezzo mondo. Pur tuttavia, alla luce della normativa e della giurisprudenza UE, ci appare rilevante chiarire quanto segue:

PROVE  D'USO

Mentre si potrebbe presumere che l'uso estensivo del marchio "Big Mac" per un panino potesse essere considerato noto dall'Esaminatore per se e non necessitasse di particolari prove, la conclusione della commissione dell’EUIPO è andata in una direzione diversa:

“According to Article 58(1)(a) EUTMR, the rights of the proprietor of the European Union trade mark will be revoked on application to the Office, if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union for the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use. Genuine use of a trade mark exists where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services. Genuine use requires actual use on the market of the registered goods and services and does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark, nor use which is solely internal…

….It is concluded that, the evidence analyzed above does not provide sufficient details concerning the extent of use; other than exhibiting the sign in relation to goods which could be considered to be part of the relevant goods, these materials do not give any data for the real commercial presence of the EUTM for any of the relevant goods or services.” (CANCELLATION No 14 788 C (REVOCATION) 11/01/2019) 

Alla luce di questa decisione, ci appare rilevante rimarcare i fattori più importanti da tenere in considerazione quando si deposita un marchio per utilizzare e raccogliere dati come prova dell'uso effettivo in relazione ai beni e servizi registrati.

Le indicazioni e le prove dell'uso devono chiaramente stabilire i seguenti fattori di utilizzo del marchio eventualmente contestato per i prodotti e / o servizi per i quali è registrato (articolo 19, paragrafi 1 e 3, del EUTMDR):

Luogo - deve essere chiaro dalla prova in quale Paese il marchio è stato utilizzato in relazione ai beni o ai servizi coinvolti;

Tempo - deve essere chiaro in quale periodo il marchio era in uso e l'uso deve essere all'interno del "Periodo rilevante" (almeno ultimi cinque anni dal deposito dell’istanza di nullità in questo caso)

Misura - tiene conto di tutte le situazioni circostanti, tra cui la natura dei beni e dei servizi, le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'uso, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

Natura - il marchio deve essere utilizzato nel rispetto della sua funzione, nel corso degli scambi e in relazione ai beni e/o ai servizi coinvolti.

L'EUIPO non ha ritenuto idonee a tale scopo le prove d’uso di McDonald's, consistenti in affidavit (dichiarazioni giurate) firmati dai rappresentanti di McDonald's di diversi Paesi, nonché da opuscoli che mostrano l'imballaggio, il materiale pubblicitario e decine di siti Web che mostrano il marchio in relazione ai panini, senza riuscire a dimostrare un uso costante e intensivo del marchio "Big Mac".

Nella sua decisione l'EUIPO ci ricorda ancora una volta che la semplice presenza di un marchio su un sito Web non è sufficiente a dimostrare l'uso effettivo del marchio a meno che tale presenza sia supportata da statistiche delle visite al sito web e da ordini di beni e/o servizi pertinenti attraverso tale sito durante il periodo e nel territorio in esame. 

Le dichiarazioni giurate sono generalmente accettate, ma se firmate dai dipendenti della società, viene dato loro meno peso. Di conseguenza, vengono analizzate e tenute in considerazione unitamente alle prove più rilevanti.

È importante che l'uso del marchio sia chiaramente dimostrato nella normale attività imprenditoriale fatta da interscambi a scopo commerciale.

Quindi, prove come dichiarazioni giurate, opuscoli, materiale pubblicitario e simili devono essere accompagnati da documenti circostanziati, quali fatture “espressive” del prodotto contraddistinto dal marchio in contestazione. Infine, le prove presentate all'Ufficio non devono essere limitate nella convinzione che un Ufficio presuma l'uso effettivo di un marchio anche se rinomato. 

Da qui l’importanza di essere affiancati da figure professionali qualificate quali i Consulenti in P.I. che sappiano affiancare le Aziende nella raccolta di idonee prove d’uso quando se ne dovesse presentare la necessità.

RECENTISSIME NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI MARCHI

RECENTISSIME NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI MARCHI - ARKONSULT

Con il D. L. n. 15 del 20.02.2019 in attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436 è entrata in vigore la modifica alla normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali sia procedurali.

In sintesi le principali novità:

ABOLIZIONE DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

E’ resa possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (es. marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMA DEL PRODOTTO

L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da caratteristiche derivanti dalla natura o dalle tecniche relative all’ottenimento del prodotto stesso.

COSTITUISCE MOTIVO DI IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IL CONFLITTO CON:

1. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per:

a) prodotti agroalimentari,

b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose;

2. menzioni tradizionali per i vini (MTV),

3. specialità tradizionali garantite (STG),

4. denominazioni di varietà vegetale precedentemente registrata.

Presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  www.politicheagricole.it/ gli elenchi esaustivi.

Il Decreto prevede inoltre l’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio tra cui  il  marchio anteriore gode di rinomanza ed è notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi).

Inoltre nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare l’onere della prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo.

Nell’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.

E’ prevista anche la possibilità di applicare, a certe condizioni, la procedura di sequestro alla frontiera di merci contraffatte, anche in caso di mero transito in Italia.

MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI MARCHI COLLETTIVI E INTRODUZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali;

I marchi di certificazione vengono identificati come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.» (Articolo 83, paragrafo 1, RMUE).

Il titolare di un marchio di certificazione può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks)